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【聚信汇智知产课堂】商标“撤三”实务汇编

【聚信汇智知产课堂】商标“撤三”实务汇编

一、“撤三”是什么？

“撤三”是注册商标连续三年不使用撤销的简称，具体规定可见于《中华人民共和国商标法》第四十九条第二款：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”。商标的使用是撤三能否成功的关键。根据《商标法》第四十八条的规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

二、注册商标被他人提出“撤三”申请怎么办？

如果注册商标被他人提出“撤三”申请，商标注册人应当在收到《关于提供注册商标使用证据的通知》之日起2个月内提交该注册商标在撤销申请提出前3年期间在核定使用商品或服务上的使用证据材料或者说明不使用的正当理由。如期满未提供使用证据材料或者证据材料无效并没有正当理由，该注册商标将被撤销。被撤销的注册商标由国家知识产权局商标局予以公告，该注册商标专用权自公告之日起终止。

三、被“撤三”商标提供商标使用证据如何准备及应注意问题

1.商标使用证据的一般性要求 

　　用以证明系争商标不存在连续三年不使用的情形的证据材料，应当符合以下要求：

　　（1）能够显示出使用的系争商标标识； 

　　（2）能够显示出系争商标使用在指定使用的商品或者服务上； 

　　（3）能够显示出系争商标的使用人，既包括商标注册人自己，也包括商标注册人许可的他人以及其他不违背商标权人意志使用商标的人。如许可他人使用的，应当能够证明许可使用关系的存在； 

　　（4）能够显示出系争商标的使用日期，且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内； 

　　（5）能够证明系争商标在《商标法》效力所及地域范围内的使用。

2.商标使用在指定服务上的具体表现形式有哪些？

商标使用在指定服务上的具体表现形式有：

1.商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上；

2.商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等；

3.商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传；

4.商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料；

5.其他符合法律规定的商标使用形式。

3.商标使用在指定商品上的具体表现形式有哪些？

商标使用在指定商品上的具体表现形式有：

1.采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；

2.商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上；

3.商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；

4.商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料；

5.其他符合法律规定的商标使用形式。

4.哪些证据不被视为《商标法》意义上的商标使用？

仅提交下列证据，不被视为《商标法》意义上的商标使用：

1.商品销售合同或提供服务的协议、合同；

2.书面证言；

3.难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等；

4.实物与复制品。

5.哪些情形不被视为《商标法》意义上的商标使用？

以下情形，不被视为《商标法》意义上的商标使用：

1.商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明；

2.未在公开的商业领域使用；

3.仅作为赠品使用；

4.仅有转让或许可行为而没有实际使用；

5.仅以维持商标注册为目的的象征性使用。

6.几种特殊的“使用”情形

1.在核定商品项范围外的使用是否是商标“使用”?

不是。须使用在核定商品项上。

2.单纯用于出口是否属于商标“使用”?

是。生产行为发生在中国境内也属于对诉争商标的积极使用。

3.单纯的转让、许可是否是商标“使用”?

不是。属于非商标意义的使用，

4.免费配套商品上的使用是否是商标“使用”?

看情况。起到识别商品来源作用的公开使用可以。

5.应对撤销请求的突击使用是否是商标“使用”?

不是。并非真实使用。

7. 有以下情形之一的，属于连续三年不使用的正当理由 

　　1.不可抗力； 

　　2.政府政策性限制； 

　　3.破产清算； 

　　4.其他不可归责于商标注册人的正当事由。 

8. 如果被多次提出“撤三”，当事人可以声明使用前案证据材料，但应注意哪些问题？

　1、当事人于在先的撤三案件中，已经提交过使用证据，且相关使用证据能够证明本案中商标使用行为的，可不再重复提交。前案使用证据应在使用时间、使用的商品/服务、使用的商标标识三方面与本案一致或重合。 

　　2、当事人需要使用前案使用证据的，应随《关于提供注册商标使用证据的通知》交回相关书面声明，说明前案（撤三案件）相关的申请号及商标注册号，以便审查员查阅。未予以说明或说明不清晰无法查阅的，视为本案未提交相关证据。 

3、当事人在本案中提交了使用证据，同时声明使用前案使用证据材料的，如果前案证据材料与本案提供的证据材料有冲突或不一致的，审理时以本案证据材料为准。 

9.使用证据仅涵盖部分被申请撤销商品的情形及处理方式？

　　撤销连续三年不使用注册商标申请要求撤销该商标在全部核定商品上的注册，商标注册人提供的使用证据只能证明其在部分核定使用的商品上使用了该注册商标的，该部分商品以及与该部分商品相类似的商品上的注册可予以维持，其他商品予以撤销。

　　撤销连续三年不使用注册商标申请要求撤销该商标在一部分核定使用商品上（以下称被申请商品）的注册，商标注册人提供的使用证据能够证明其在部分被申请商品上使用了该注册商标的，该部分被申请商品以及与该部分被申请商品相类似的商品上的注册可予以维持，其他商品予以撤销。

　　系争商标实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，但其与系争商标核定使用的商品仅名称不同，本质上属于同一商品的，或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的，可以认定构成在核定商品上的使用。

　　系争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中不属于类似商品，但因《类似商品和服务区分表》的变化，在案件审理时属于类似商品的，以案件审理时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。

系争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中属于类似商品，但因《类似商品和服务区分表》的变化，在案件审理时不属于类似商品的，以核准注册时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。

四、其他注意问题

-摘自北京商标协会《企业商标管理工作指引》

1.及时全面固定证据

通常来讲，商标使用证据有三个维度：证明商标最早使用（正当性）、证明商标实际使用（维持有效）、证明商标持续使用（知名度）。从应对撤三的角度来讲，主要目标是证明商标实际使用，维持注册，因此每年保留一定数量（例如3-5 套）证明商标实际投入使用的证据即可，但证据需形成完整证据链（如合同、发票、产品实物）。

证据总体可以分为如下一些类型：创意证明、榜单排行、广告宣传、销售推广、媒体报道、荣誉奖项、裁决文书等。建议企业建立商标使用证据配套的档案管理制度，对使用证据的原件、复印件/电子件的收集、管理、借阅、利用等规则进行清晰明确规定。对于容易灭失的证据（如多部门反复多次调阅的证据原件等），企业可借助时间戳固证、公证等手段，做好证据留存。

2.服务商标的特殊性

服务商标在撤三案件中被撤销比例很高，主要原因是服务商标的无形性，权利人往往很难提供直接的、体现具体服务的证据，客观上缺乏直接证据证明其在服务中使用了相关商标。因此，在提供证据时除上述证据外，应该重点关注其在提供服务各个环节（前期、中期和服务结束后）的证据材料。

尤为注意，与公司商号相同的商标存在被行政和司法机关认定为是公司商号使用的可能，为稳妥起见，建议公司在页眉、页脚嵌入商标、水印等。在电子邮件的签名中嵌入R标识商标也是出于同样的考量。

3.“重新注册，循环申请”策略

2023年01月13日，国知局发布《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》，其中第十四条第二款对禁止重复注册制度作了原则性规定：除另有规定外，同一申请人在相同商品或者服务上应当只注册一件相同商标；第二十一条进一步明确了不得重复注册的情形，及规定了可以重复申请的例外情况。《征求意见稿》中并未将循环申请商标注册纳入第二十一条的除外情形中，即否定了对于此种接力式申请方式的认可。可以预料，禁止重复注册制度如果落实，“重新注册，循环申请”方式可能将不被允许。

4.非主营业务商标的维持与保护

对于非主营业务品类核心商标即防御性商标，有必要对防御性商标的注册和管理中引入评估机制，保护优质资源的同时，对价值不高或无价值的资源进行让渡或者舍弃，最大化发挥这类商标的经济价值。非主营业务品类核心商标可根据该商标注册品类与主营业务的关联性分别考虑采取赠品使用、许可使用或品牌联名等方式。

1）赠品使用

与主营业务关联性较强业务的核心商标，可考虑赠品使用方式，配合已有商品/服务将赠品投入市场流通领域。将赠品投放到商品流通领域，保持一定流通频率和规模，能够令相关公众将赠品来源和公司联系起来。少量单次的象征性使用一般不视为对防御商标进行了有效的商业使用。

2）许可使用

对于在不相关业务上注册的核心商标和非核心商标可考虑许可使用方式。

3）品牌联名

品牌联名是近年比较流行的品牌跨界营销方式，例如“瑞幸茅台咖啡”、“泸州老窖香水”、中国邮政的“邮氧的茶”等。在陌生业务领域的商品/服务质量有联名品牌背书，联名宣传效果强于单一品牌推广，对于联名双方而言是极好的盘活防御商标的方式。

5.商标被“撤三”的灵活应对

无论是主营业务还是非主营业务品类的核心商标，在应对“撤三”时，应结合具体情况有针对性灵活处理。

1）.检索排查、确定处理方案

排查锁定撤三的真正主体，结合其需求有针对性灵活处理：通常来讲，对他人商标提出撤三的动机绝大多数是基于其构成自有商标申请的在先权利障碍，另外也需要排除商标侵权风险。当然，为了避免风险扩大化，此种撤三往往是匿名提出。

基于此，企业收到他人提出的撤三申请后，可先行在相应的类别/类似群组上进行相同、近似商标申请检索，锁定真正的撤三主体，再基于其实际情况确定相应的处理方案。

2）.评估、有针对性应对

例如，如果被撤三的商标如果是企业的闲置商标、储备商标，确实没有实际投入使用，则往往可以与撤三申请人协商和解，通过转让、出具共存协议等方式处理；如果撤销方已经实际将该商标投入使用，则企业可以评估侵权打击成功几率，启动适当的打击措施（如平台投诉、侵权诉讼等）给予撤销方施压，为达成和解创造有利条件。如果商标确实未实际投入使用，评估是否有维持的价值并有针对性应对。

对确实未实际投入使用的商标，企业可从如下维度评估维持的价值，包括但不限于：

① 商标名称本身的市场传播性； 

② 商标获准注册的商品和服务范围；

③ 商标是否与业务当下或未来规划相关；

④ 是否存在与该商标相关的关联案件等等。 

经评估有维持价值的，可以考虑通过法定正当理由（不可抗力、政策性限制、破产清算等）为切入点进行抗辩，并提供相应证明文件。经评估没有维持价值的，亦可以选择放弃提供使用证据，不主动应对，根据官方审查进度对商标权利状态进行更新即可。

商标确实有实际投入使用，提供符合法律规定的实际使用证据，全力维持商标有效性：使用证据应当形成完整的证据链，并符合以下要求：

①准确体现撤三商标的标识；

②准确体现撤三商标所实际标识的商品/服务项目；

③准确体现撤三商标使用主体； 

④能够显示撤三商标实际使用日期（申请撤销日起往前推三年）；

⑤能够显示撤三商标所实际使用的地域。 

需要注意的是，企业在撤三案件应对中，应当秉持诚实信用原则，禁止伪造证据，避免因此给企业造成法律、舆情等不利影响。

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